Marchi famosi, la tutela rafforzata scatta se c’è un legame fra i prodotti

Il Sole 24 Ore lunedì24 Novembre 2025 di Gianluca De Cristofaro e Matteo Di Lernia

Il semplice fatto che un marchio anteriore goda di un’elevata notorietà per determinate categorie di prodotti o servizi (marchio rinomato) non implica necessariamente che nella mente dei consumatori si generi l’idea di un legame con un marchio successivo ad esso simile, ma che rivendica prodotti e/o servizi del tutto differenti. Lo ha chiarito il Tribunale dell’Unione europea (caso T-425/24, del 10 settembre 2025).

Perché un marchio rinomato possa lamentare un’interferenza verso marchi depositati/usati successivamente non è necessario che vi sia affinità tra i prodotti e i servizi e questo perché i marchi che godono di rinomanza possiedono una tutela extramercelogica, in ragione del fatto che ciò che si tutela non è solo un rischio di “confusione” sul mercato, ma anche ogni agganciamento che abbia una natura “parassitaria” o, comunque, lesiva della notorietà del marchio rinomato.

Secondo il Tribunale Ue, la natura e il grado di vicinanza dei prodotti o dei servizi costituiscono fattori rilevanti ma non sufficienti per valutare e verificare che nei consumatori si crei un nesso, che li induca (a causa del fatto che il marchio posteriore richiama quello anteriore rinomato) a trasferire il messaggio positivo, di “fama”, del primo marchio rinomato in quello successivo (che, invece, non è conosciuto).

Trend di espansione

Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale Ue ha preso le mosse dall’opposizione che il brand Zara aveva attivato verso la registrazione del marchio Pasta Zara (figurativo e contenente anche altri elementi), relativo a prodotti alimentari.

Zara, oltre a sostenere che i marchi fossero simili, aveva fatto valere la celebrità del proprio marchio nel settore dell’abbigliamento, e aveva fatto leva sulla tutela extramerceologica rispetto all’altro marchio. Secondo Zara, Pasta Zara avrebbe beneficiato dell’agganciamento al proprio brand alla luce dell’attuale trend di mercato per cui gli operatori della moda e del lusso tendono a espandersi nel settore della ristorazione (così come dell’hôtellerie, della decorazione o dell’arredamento).

Il Tribunale, pur riconoscendo l’esistenza e l’attualità di questo trend che punta a far convergere il settore della moda e quello alimentare in modo da offrire ai consumatori esperienze coinvolgenti e nuove strategie commerciali basate su collaborazioni o co-branding, ha tuttavia ritenuto che Zara non avesse fornito alcuna prova dalla quale si potesse concludere che tale tendenza fosse già rilevante nel giugno 2008, e cioè quando è stata presentata la domanda di marchio Pasta Zara. Tale data è infatti rilevante ai fini della valutazione dell’esistenza del necessario nesso tra i marchi. Allo stesso modo, ad avviso del Tribunale, non ha dimostrato per quale ragione il lancio nel 2003 della propria linea di biancheria per la casa e di decorazione con il marchio Zara Home avrebbe avvalorato la propria conclusione secondo cui non si poteva escludere che il marchio richiesto – che riguardava un prodotto alimentare – potesse richiamare alla mente il marchio preesistente, rinomato, invece, per prodotti legati all’abbigliamento.

Il limite della notorietà

Il Tribunale ha, quindi, concluso che sebbene fosse pacifico che il marchio preesistente godesse di un’ottima reputazione per i prodotti dell’abbigliamento – acquisita grazie alla presenza di rilievo in diverse città del mondo, attraverso negozi recanti il marchio in grande evidenza – ciò non implicava necessariamente che il pubblico di riferimento avrebbe stabilito un collegamento con il marchio Pasta Zara per prodotti che nulla avevano a che vedere con la moda (né potevano considerarsi ad essi complementari, succedanei o, comunque, ricollegabili neppure alla luce di trend assodati di espansione di settore), che si trovano in vendita in specifici negozi, quali gli alimentari e/o i supermercati, che offrono una moltitudine di prodotti, commercializzati con numerosi marchi diversi tra loro.